Rosetta Stone Ltd. v. Google, Inc. - Rosetta Stone Ltd. v. Google, Inc. - Wikipedia

Rosetta Stone Ltd. v. Google, Inc.
Pečeť odvolacího soudu Spojených států pro čtvrtý obvod.svg
SoudOdvolací soud Spojených států pro čtvrtý obvod
Rozhodnuto9. dubna 2012
Citace676 F.3d 144 (Případ č. 10-2007)
Historie případu
Předchozí akce730 F. Supp. 2d 531 (E.D. Va. 2010)
Podíl
Čtvrtý okruh zvrátil, že okresní soud vyhověl návrhu společnosti Google souhrnný úsudek přímo porušení ochranné známky, příspěvkové porušení ochranné známky, a ředění ochranné známky. Čtvrtý obvod potvrdil vydání souhrnného rozsudku okresního soudu o návrhu společnosti Google na porušení zákona o ochranné známce a potvrdil schválení okresního soudu společností Google návrh na propuštění pro bezdůvodné obohacení.
Členství v soudu
Sedící soudciWilliam B. Traxler Jr., Barbara Milano Keenan, Clyde H. Hamilton
Názory na případy
VětšinaTraxler
Klíčová slova

Rosetta Stone v. Google, 676 F.3d 144 (4. cir.2012)[1], bylo rozhodnutím Odvolací soud Spojených států pro čtvrtý obvod která zpochybnila zákonnost Google AdWords program. Soud zrušil vydání souhrnného rozsudku pro Google, který rozhodl, že Google AdWords není porušením ochranná známka zákon (viz federální zákon) Lanham Act,15 U.S.C.  § 1114 (1)).

Ačkoli se jiné případy týkaly porušování ochranných známek v souvislosti s online inzercí klíčových slov (viz Playboy Enterprises, Inc. v. Netscape Communications Corp., Google, Inc. v. American Blind & Wallpaper Factory, Inc. ) Rosetta Stone v. Google je považován za poslední vážnou americkou výzvu programu Google AdWords.[2] Ačkoli Rosetta Stoneová „zvítězila“ v převrácení souhrnného rozsudku, následné urovnání mezi oběma stranami vedlo komentátory k prohlášení, že Google zvítězil v boji s ochrannou známkou klíčových slov.[2]

Pozadí

Google použil verzi reklama s klíčovými slovy, nyní známý jako Google Ads a dříve známý jako Google AdWords, od října 2000.[3] Google umisťuje placené reklamy do horní a dolní části stránky s výsledky vyhledávání. [3] Pokaždé, když někdo vstoupí do vyhledávání, Google spustí aukci, aby určil, které reklamy se mají zobrazit. Aukce bere v úvahu relevanci reklamy i peněžní nabídku, kterou pro dané klíčové slovo učinil každý inzerent.[4] Většina inzerentů využívajících Google platí za cena za kliknutí základ. [3]

V roce 2004 společnost Google změnila své zásady a začala inzerentům umožňovat dražit slova chráněná ochrannou známkou. V roce 2009 Google dále změnil své zásady AdWord, které nyní umožňují používání ochranných známek jak v reklamním textu, tak jako reklamní klíčová slova. [1][5] V důsledku změny zásad bylo proti společnosti Google podáno více než dvacet žalob za porušení ochranné známky.[6]

V reakci na změněné zásady AdWord, Rosetta Stone, výrobce populárního softwaru pro výuku cizích jazyků, podal žalobu proti společnosti Google za porušení smlouvy Lanham Act, tvrdí, že Google „pomáhal třetím stranám uvádět spotřebitele v omyl a zneužít značky Rosetta Stone tím, že je použil jako spouštěč„ klíčového slova “pro placenou reklamu a použil ji v textu nebo názvu placené reklamy“.[7][8][9] Rosetta Stone žalovala konkrétně pro: přímé porušení ochranných známek, nepřímé porušování ochranných známek, nepřímé porušování ochranných známek a ředění ochranných známek.[8] Rosetta Stone také zažalovala bezdůvodné obohacení podle zákona státu Virginie.[8]

Okresní soud vyhověl návrhu společnosti Google na souhrnný rozsudek ohledně všech nároků Lanham Act, které shledaly, že nedošlo k žádné záměně spotřebitelů, používání klíčových slov chráněných ochrannou známkou společností Google bylo funkční a použití klíčových slov chráněných ochrannou známkou bylo buď nominálním způsobem „fair use“, nebo přispělo ke zvýšení Rosetty Stoneovo uznání značky.[1] Okresní soud rovněž vyhověl návrhu společnosti Google na zamítnutí žádosti o bezdůvodné obohacení Rosetty Stoneové.[8] Rosetta Stone se odvolala ke čtvrtému okruhu u všech nároků, které případ přezkoumaly de novo.[1]

Řízení soudu

The Čtvrtý okruh zrušil okresní soud, který vydal souhrnný rozsudek pro přímé porušení ochranné známky, přispění k porušení ochranné známky a zředění ochranné známky. Soud potvrdil vydání souhrnného rozsudku o žalobě na porušení zákona o ochranné známce a vyhověl návrhu na propuštění z důvodu bezdůvodného obohacení z jiného důvodu než okresní soud.[1]

Analýza

Přímé porušení ochranné známky

Aby žalobce zvítězil nad přímým porušením ochranné známky podle Lanhamského zákona, musí prokázat:

  1. Že vlastní platnou známku
  2. Žalovaný používal ochrannou známku v obchodě a bez povolení žalobce
  3. Žalovaný užíval ochrannou známku (nebo její napodobeninu) „v souvislosti s prodejem, distribucí nebo reklamou“ zboží nebo služeb; a
  4. Používání ochranné známky žalovaným by mohlo spotřebitele zmást[1][9]

V rámci kasačního opravného prostředku byl zpochybněn pouze bod „nebezpečí záměny“.[1] Ve čtvrtém obvodu je pravděpodobnost záměny určena na základě devíti faktorů: (1) síla nebo rozlišovací způsobilost ochranné známky žalobce, jak se skutečně používá na trhu; 2) podobnost obou ochranných známek se spotřebiteli; 3) podobnost výrobků nebo služeb, které známky označují; 4) podobnost zařízení používaných držiteli ochranné známky; 5) podobnost reklamy používané majiteli ochranných známek; 6) záměr žalovaného; 7) skutečný zmatek; (8) kvalita výrobku žalovaného; a (9) sofistikovanost konzumující veřejnosti.[10]

Soud nejprve potvrdil omezenou faktorovou analýzu okresního soudu.[1] Okresní soud se díval pouze na záměr, skutečný zmatek a propracovanost spotřebovávajících veřejných faktorů.[8] Soud však zpochybnil odůvodnění okresního soudu ve všech třech faktorech.[1]

Soud poukázal na změnu zásad ochranných známek AdWord společností Google a očekávání společnosti Google ohledně soudních sporů o ochranné známky v důsledku této změny, aby zjistil, že skutečný fakt pokud jde o záměr společnosti Google a zrušil rozhodnutí okresního soudu o vydání souhrnného rozsudku.[1]

Pokud jde o skutečnou záměnu spotřebitelů, Soud rozhodl, že okresní soud nezohlednil řádně záměnu sponzorství. Lanhamský zákon umožňuje spotřebitelům nejasnosti ohledně zdroje původu zboží nebo nejasnosti ohledně toho, zda je zboží sponzorováno držitelem ochranné známky.[9] Soud proto shledal nesprávným názor na okresní soud týkající se skutečných důkazů o záměně spotřebitelů.[1] Při pohledu na tyto důkazy sám Soud shledal, že depozice skutečných spotřebitelů svědčících o záměně a počet stížností na středisko péče o zákazníky společnosti Rosetta Stone, vyvolalo skutečnou věcnou otázku, zda došlo ke skutečné záměně, a zrušil vydání souhrnného rozsudku okresním soudem.[1]

Nakonec Soud shledal, že sofistikovanost konzumující veřejnosti je příliš rozhodující na to, aby mohla být rozhodnuta o návrhu na souhrnný rozsudek.[1]

Funkčnost

The doktrína funkčnosti v zákoně o ochranných známkách zakazuje práva k ochranným známkám ve funkčních vlastnostech produktu nebo jeho obalu. (15 U.S.C.  § 1052 e) (5))[9] Funkční je definována jako vlastnost produktu, která je nezbytná pro použití nebo účel předmětu, nebo pokud tato vlastnost ovlivňuje náklady nebo kvalitu předmětu.[11]

Okresní soud zjistil, že i kdyby Rosetta Stone mohla podat návrh na zmatení spotřebitele, vydal by souhrnný rozsudek o přímém nároku na ochrannou známku na základě doktríny funkčnosti.[8] Okresní soud shledal, že klíčová slova mají zásadní indexační funkci, protože umožňují společnosti Google snadno identifikovat informace ve svých databázích.[8] Okresní soud rovněž shledal, že klíčová slova slouží spotřebitelům jako reklamní funkce, která jim umožňuje vyhledávat konkrétní informace, zboží nebo služby a porovnávat ceny.[8]

Soud za těchto okolností zcela zamítl použití doktríny funkčnosti.[1] Soud rozhodl, že správné místo pro analýzu funkčnosti je ve vztahu k tomu, jak se ochranná známka vztahuje k funkčnosti skutečného produktu, a nikoli k lepšímu fungování počítačového programu Google.[1]

Přispěvatelské porušení

Přispěvatelské porušení nastane, když výrobce nebo distributor úmyslně přiměje jiného, ​​aby porušil ochrannou známku, nebo pokud nadále dodává svůj produkt tomu, o kom ví, nebo má důvod vědět, že porušuje ochrannou známku. V těchto situacích je výrobce nebo distributor odpovědný za škodu způsobenou podvodem.[11] Obecné znalosti nestačí; žalovaný musí dodávat své výrobky nebo služby „identifikovaným jednotlivcům“, o nichž ví nebo má důvod vědět, že se účastní porušování ochranných známek.[1]

Okresní soud se opíral Tiffany Inc. v. EBay, Inc., Kde Druhý okruh zamítl příspěvek proti porušení ochranné známky proti eBay podle Tiffany, aby rozhodl proti příspěvku Rosetta Stone na porušení autorských práv.[8] V takovém případě Second Circuit rozhodl, že přijetí tisíců oznámení o padělaných špercích Tiffany nepředstavovalo „ví nebo má důvod to vědět“ jménem eBay.[12] Okresní soud shledal, že doručení přibližně 200 oznámení společnosti Rosetta Stone o sponzorovaných odkazech propagujících padělaný software společnosti Rosetta Stone nebylo dostatečné k prokázání toho, že Google věděl nebo měl důvod vědět, že stránky porušují ochranné známky.[8]

Soud obrátil názor a shledal, že hodnocení důkazů okresním soudem, které Rosetta Stone zjistila, nesplnilo zátěž pro souhrnný rozsudek.[1] Otázkou však bylo, zda se Google setkal své břemeno pro souhrnný úsudek a vzhledem k důkazům na podporu tvrzení Rosetty Stoneové a podobně Tiffany Inc. v. EBay, Inc. bylo rozhodnuto po soudním řízení, a tudíž v omezené míře, soud zrušil vydání okresního soudu souhrnným rozsudkem.[1]

Bezdůvodné obohacení

Okresní soud rozhodl, že Rosetta Stone nevymohla implicitní příslib platby, čímž vyhověla návrhu společnosti Google na propuštění.[8] Soud shledal, že to bylo nesprávné pochopení standardu bezdůvodného obohacení, ale vyhověl návrhu na zamítnutí z důvodu, že Rosetta Stone nezpochybnila skutečnosti prokazující, že poskytla společnosti Google výhodu, za kterou by se mělo rozumně očekávat, že ji Google vrátí.[1]

Ředění ochranných známek

V roce 1996 přijal Kongres Federální zákon o ředění ochranných známek (Pozměněno v roce 2006 schválením Zákon o revizi ředění ochranných známek z roku 2006 ), který stanovil federální nárok na ředění ochranné známky.[13] Chcete-li uvést a prima facie nárok na ředění musí žalobce tvrdit, že:

  1. Vlastní slavnou známku, která je výrazná
  2. Žalovaný začal v obchodním styku používat známku, která údajně zesiluje známou známku
  3. Že podobnost mezi ochrannou známkou žalovaného a slavnou ochrannou známkou vede ke spojení mezi ochrannými známkami; a
  4. Že by spojení mohlo narušit rozlišovací způsobilost slavné ochranné známky nebo by mohlo poškodit dobré jméno slavné ochranné známky[9]

Ředění ochranných známek se nespoléhá na zmatek spotřebitelů, místo toho se ředění týká odbourávání prodejní síly a hodnoty zavedené ochranné známky jejím neoprávněným použitím ostatními.[12]

Okresní soud vyhověl návrhu společnosti Google na souhrnný rozsudek ohledně žádosti o rozmělnění ze dvou důvodů.[8] Zaprvé, ochrannou známkou společnosti Rosetta Stone nebylo společností Google identifikace vlastních výrobků a služeb, a tedy ani zákona Lanham Act nominativní fair use ustanovení chránila Google před nárokem Rosetty Stoneové.[8] Zadruhé, ochranná známka společnosti Rosetta Stone nebyla oslabena, protože Rosetta Stone neprokázala, že užívání společnosti Google by mohlo narušit rozlišovací způsobilost slavné ochranné známky nebo poškodit dobré jméno slavné ochranné známky.[8] Při rozhodování proti zředění se okresní soud primárně opíral o zvýšení povědomí o značce Rosetta Stone od zavedení nové politiky ochranných známek společnosti Google AdWord.[8]

Pokud jde o princip „fair use“, Účetní dvůr shledal, že ustanovení nominativního principu „fair use“ jsou obranou, která břímě prokazuje společnost Google, nikoli Rosetta Stone.[1] Okresní soud dále neprovedl analýzu toho, zda společnost Google jednala v dobré víře, což je požadavek spravedlivého použití.[1]

Pokud jde o druhý důvod, Soud shledal, že pravděpodobnost ředění je analýzou šesti faktorů, ve které by se měl soud zabývat:

  • Míra podobnosti mezi známkou nebo obchodním názvem a známou známkou
  • Míra inherentní nebo získané rozlišovací způsobilosti slavné ochranné známky
  • Míra, v jaké se majitel slavné ochranné známky zabývá v podstatě výlučným užíváním ochranné známky
  • Míra uznání slavné známky
  • Zda uživatel ochranné známky nebo obchodního jména zamýšlel vytvořit spojení se známou ochrannou známkou
  • Jakékoli skutečné spojení mezi známkou nebo obchodním názvem a známou známkou[1]

Okresní soud analyzoval pouze jeden faktor, stupeň uznání známky Rosetty Stoneové. [1] Soud byl vzat zpět, aby se nižší soud mohl zabývat dalšími použitelnými faktory.[1]

Následný vývoj

Než mohl zahájit nový soudní proces, Rosetta Stone a Google se dohodly na vyrovnání všech nároků.[14] Dne 31. října 2012 obě společnosti vydaly společné prohlášení Reuters uvádí: „Rosetta Stone Inc a Google se dohodly na zamítnutí tříletého soudního sporu o porušení ochranné známky mezi nimi a na smysluplné spolupráci v boji proti online reklamám na padělané zboží a zabránění zneužití a zneužití ochranných známek na internetu.“[14] Podmínky vypořádání nebyly zveřejněny.[14]

Dopady

Google spoléhá na AdWord jako primární generátor příjmů pro své podnikání v hodnotě 60 miliard dolarů.[15] Ačkoli není známo, kolik z těchto příjmů souvisí s ochrannou známkou, negativní rozhodnutí mohlo významně ovlivnit příjmy společnosti Google.[15]

Po Druhý okruh rozhodnutí v Rescuecom Corp. v. Google Inc. stalo se spravedlivě vyřešeno, že reklama s klíčovými slovy splňuje pravidlo „použití v obchodě“ přímého porušení ochranné známky.[16][17] Toto rozhodnutí posunulo otázku, zda má společnost platný nárok na ochrannou známku proti AdWord společnosti Google, na to, zda vlastník ochranné známky může prokázat nebezpečí záměny.[18] The Rosetta Stone v. Google zjištění soudu, že došlo ke skutečnému věcnému skutkovému problému, co se týče záměru společnosti Google, zda došlo ke skutečné záměně zákazníků a sofistikovanosti spotřebující veřejnosti, bylo původně považováno za to, že dává majitelům ochranných známek příležitost prokázat pravděpodobnost záměny v přímých ochranných známkách proti Google a další inzerenti klíčových slov.[18] Ujednání stran však vzalo šanci tuto teorii dokázat a v zásadě vyřešilo poslední významnou výzvu nové politice ochranných známek společnosti Google.[2] V současné době s několika výhrami společnosti Google v oblecích vycházejících z porušení ochranné známky ve Spojených státech, spolu s nedávným vítězstvím společnosti Google v Evropský soudní dvůr, komentátoři začínají prohlašovat programy inzerce klíčových slov ve vyhledávačích za bezpečné před obleky porušujícími ochranné známky.[2]

Viz také

Obecná informace

Případy

Reference

  1. ^ A b C d E F G h i j k l m n Ó str q r s t u proti w X Rosetta Stone v. Google, 676 F.3d 144 (4. cir.2012).
  2. ^ A b C d „Více potvrzení, že Google vyhrál celosvětové bitvy o ochranné známky AdWords, Forbes, Forbes, vyvoláno 22. února 2014
  3. ^ A b C „Jak přesně Google AdWords funguje?“, Forbes, Forbes, vyvoláno 22. února 2014
  4. ^ Miles, Davide. „Tajemství aukce Google Ads“. Stroj PPC. Citováno 6. září 2019.
  5. ^ „Aktualizace zásad používání textových reklam v USA“, Uvnitř AdWords, blogspot, vyvoláno 22. února 2014
  6. ^ „Více důkazů, že konkurenční reklama na klíčová slova přináší výhody majitelům ochranných známek“, Forbes, Forbes, vyvoláno 22. února 2014
  7. ^ Rosetta Stone v. Stížnost Google, vyvoláno 22. února 2014
  8. ^ A b C d E F G h i j k l m n Ó Rosetta Stone v. Google, 730 F. Supp. 2d 531 (2010).
  9. ^ A b C d E „Lanhamův zákon“. Citováno 22. února 2015.
  10. ^ George & Co., LLC v. Imagination Entm't Ltd., 575 F.3d 383 (4. cir. 2009).
  11. ^ A b Inwood Labs v. Ives Labs, 456 F.3d 844 850, č. 10 (Nejvyšší soud 1982).
  12. ^ A b Tiffany Inc. v. EBay, Inc., 600 F.3d 93 (2. den 2010).
  13. ^ „Ředění (ochranná známka)“, Právní slovník Wex, Cornell University Law School, vyvoláno 22. února 2014
  14. ^ A b C „Rosetta Stone a Google urovnávají spor o ochranné známky“, Reuters, Reuters, vyvoláno 22. února 2014
  15. ^ A b „Příjmy Google jsou vyšší, ale zisk postrádá očekávání“, New York Times, New York Times, vyvoláno 22. února 2014
  16. ^ Rescuecom Corp v. Google, 562 F.3d 123 (2. den 2009).
  17. ^ Druhý okruh říká, že prodej reklam na klíčová slova Google může být použit v obchodě - Rescuecom v. Google, Blog o technologiích a marketingu, vyvoláno 22. února 2014
  18. ^ A b „Irene Sulaiman, Prokázání nebezpečí záměny zůstává v případě reklam na klíčová slova bitvou do kopce o majitele ochranných známek", Berkeley Tech. L.J. Bolt, Berkeley Tech. L.J. Bolt, vyvoláno 22. února 2014

Další čtení

    • Soudní výklad tohoto statutu stanoví, že přírodní jevy, přírodní zákony a abstraktní myšlenky nejsou samy o sobě patentovatelné (i když konkrétní aplikace přírodního zákona nebo abstraktní myšlenky mohou být patentovatelné).[1]

externí odkazy

  1. ^ Viz např. Mayo Collaborative Serves. v. Promrtheus Labs. Inc., 132 S. Ct. 1289 (2012); Alice Corp. v. CLS Bank Int'l, 134 S.Ct. 2347. 2359 (2014).