Impression Prods., Inc. v. Lexmark Intl, Inc. - Impression Prods., Inc. v. Lexmark Intl, Inc. - Wikipedia

Impression Products, Inc. v. Lexmark International, Inc.
Nejvyšší soud Spojených států
Argumentováno 21. března 2017 Rozhodnuto 30. května 2017
Celý název případu	Impression Products, Inc. v. Lexmark International, Inc.
Příloha č.	15-1189
Citace	581 NÁS. ___ (více ) 137 S. Ct. 1523; 198 Vedený. 2d 1; 2017 USA LEXIS 3397; 85 USL.W. 4279; 122 U.S.P.Q.2d 1605
Argument	Ústní argument
Historie případu
Prior	Lexmark Int'l, Inc. v. Ink Techs. Printer Supplies, LLC, 9 F. Supp. 3d 830 (S.D. Ohio 2014); Č. 1: 10-cv-564, 2014 WL 1276133 (S.D. Ohio 27. března 2014); částečně potvrzeno, částečně obráceno sub nom., Lexmark Int'l, Inc. v. Impression Prod., Inc., 816 F.3d 721 (Fed. Cir. 2016); cert. uděleno, 137 S. Ct. 546 (2016).
Podíl
Držitelé patentů se vzdávají svých patentových práv při prvním prodeji produktu, ať už v tuzemsku nebo v zahraničí.
Členství v soudu
Hlavní soudce John Roberts Přidružení soudci Anthony Kennedy  · Clarence Thomas Ruth Bader Ginsburg  · Stephen Breyer Samuel Alito  · Sonia Sotomayor Elena Kagan  · Neil Gorsuch
Názory na případy
Většina	Roberts, ke kterému se připojili Kennedy, Thomas, Breyer, Alito, Sotomayor, Kagan
Souhlas / nesouhlas	Ginsburg
Platily zákony
35 U.S.C.  § 154 (a)

Impression Products, Inc. v. Lexmark International, Inc., 581 USA ___ (2017), je rozhodnutím Nejvyšší soud Spojených států na doktrína vyčerpání v patent zákon, podle kterého Soudní dvůr rozhodl, že po prodeji patentovaného předmětu nemůže majitel patentu žalovat za porušení patentu týkající se dalšího užívání tohoto předmětu, i když je v rozporu se smlouvou se zákazníkem nebo dováženo ze zemí mimo Spojené státy.^[1] Případ se týkal žaloby na porušení patentu podané společností Lexmark proti společnosti Impression Products, Inc., která koupila použité inkoustové kazety, znovu je naplnil a vyměnil mikročip na kazetě, aby obešel a správa digitálních práv a poté je znovu prodat. Společnost Lexmark tvrdila, že jelikož vlastní několik patentů týkajících se inkoustových kazet, společnost Impression Products porušovala jejich patentová práva. Nejvyšší soud USA zrušil rozhodnutí z roku 2016 Federální okruh, rozhodl, že doktrína vyčerpání zabránila žalobě společnosti Lexmark na porušení patentu, ačkoli Lexmark mohla vymáhat omezení používání nebo dalšího prodeje svých smluv s přímými odběrateli na základě běžného smluvního práva (ale ne jako žaloba na porušení patentu). Kromě výrobců tiskáren a inkoustů by rozhodnutí případu mohlo ovlivnit trhy s high-tech spotřebním zbožím a léky na předpis.^[2]

Pozadí

Věcné nastavení

Výkres tonerové kazety z jednoho z patentů společnosti Lexmark

Společnost Lexmark International, Inc. vyrábí a prodává tiskárny a tonerové kazety pro své tiskárny. Společnost Lexmark vlastní řadu patentů, které se vztahují na její kazety a jejich použití. Společnost Lexmark v tomto případě prodala dotyčné kazety - některé ve Spojených státech a jiné v zahraničí.

Domácí prodej

Domácí prodej společnosti Lexmark probíhal ve dvou kategoriích. „Běžná kazeta“ se prodává za „katalogovou cenu“ a poskytuje kupujícímu absolutní titul a vlastnická práva.^[A] „Vratná kazeta programu“ se prodává se slevou přibližně 20 procent a podléhá omezením po prodeji: Kupující nemusí po vyčerpání toneru znovu použít kazetu a nesmí ji převést na nikoho jiného. První větev případu zapíná právní status těchto omezení po prodeji.

Společnost Lexmark vyráběla tonerové kazety s mikročipy, které odesílají do tiskáren signály indikující hladinu toneru. Pokud množství toneru v kazetě klesne pod určitou hladinu, nebude tiskárna s touto kazetou fungovat. Tiskárna také nebude fungovat s kazetou pro vrácení programu, která byla znovu naplněna třetí stranou. Technologie společnosti Lexmark tak zabránila porušení post-prodejního omezení proti doplňování kazet programu vrácení. Běžné kazety nemají tuto funkci proti doplňování, a proto je lze znovu naplnit a znovu použít (stojí však o 20 procent více).^[b]

„Aby bylo možné obejít toto technologické opatření,„ třetí strany “hackly” mikročipy Lexmark. Vytvořily vlastní „neoprávněné náhradní“ mikročipy, které po instalaci do kazety programu Return oklamou tiskárnu, aby umožnila opětovné použití této kazety. Různé společnosti^[C] zakoupit použité kazety Return Program od zákazníků, kteří je zakoupili od společnosti Lexmark. Nahrazují mikročipy mikročipy „neoprávněnou výměnou“, doplňují kazety tonerem a prodávají „znovu vyrobené“ kazety prodejcům, jako jsou Impression Products, pro marketing spotřebitelům pro použití s ​​tiskárnami Lexmark. Lexmark předtím argumentoval Lexmark International, Inc. v. Static Control Components, Inc. že výměna těchto mikročipů porušila autorská práva a Digital Millennium Copyright Act (DMCA), ale jak federální, tak i Nejvyšší soud rozhodl proti společnosti Lexmark a potvrdil, že nahrazení mikročipů není v rozporu s autorskými právy.

Importované kazety

Druhá větev případu zahrnuje kazety, které společnost Lexmark prodávala mimo USA. Zatímco některé z kazet prodávaných v zahraničí byly běžné kazety a některé byly kazety s návratovým programem, tato větev případu nezahrnuje žádný rozdíl mezi těmito dvěma typy importovaných kazet.

Rozhodnutí soudu

Okresní soud vyhověl návrhu společnosti Impression na zamítnutí tvrzení společnosti Lexmark o protiprávním jednání týkajícím se kazet na jedno použití, které společnost Lexmark poprvé prodala ve Spojených státech.^[3] Okresní soud dospěl k závěru, že Nejvyšší soud v Quanta Computer, Inc. v. LG Electronics, Inc.^[4] našel vyčerpání, když „Nejvyšší soud rozhodl, že [sporné] dohody široce opravňovaly Intel [prodejce] k prodeji licencovaných produktů bez omezení a podmínek“.^[5] Okresní soud řekl „to Kvantě zrušeno Mallinckrodt sub silentio„,“ a „proto tato omezení po prodeji nebrání vyčerpání patentových práv, jelikož původní prodeje byly povoleny a neomezeny.“ ^[6]

Okresní soud však rozhodl, že doktrína vyčerpání se nevztahuje na kazety, které společnost Lexmark prodala do zahraničí. Uvedl, že mezinárodní vyčerpání se na patenty nevztahuje, protože Kirtsaeng v.John Wiley & Sons, Inc.,^[7] která stanovila mezinárodní vyčerpání alespoň v některých případech, a týkala se pouze autorských práv.^[8] Soud proto zamítl návrh společnosti Impression na zamítnutí tvrzení společnosti Lexmark o protiprávním jednání týkajícím se kazet, které společnost Lexmark prodala do zahraničí.^[9]

Vláda amicus curiae pozice

Ve své amicus curiae stručně, vláda USA to tvrdila Mallinckrodt bylo nesprávně rozhodnuto v roce 1992 a každopádně to bylo zrušeno sub silentio v Kvantě. Uvedl:

Podle názoru Spojených států první povolený prodej patentovaného předmětu ve Spojených státech zcela vyčerpává výlučná práva majitele patentu na tento článek, a to bez ohledu na omezení po prodeji uložená majitelem patentu.

Vláda rovněž tvrdila, že rozhodnutí Jazz Photo Corp. v. Komise pro mezinárodní obchod Spojených států (2001) by měl být částečně zrušen ve světle Kirtsaeng pokud rozhodl, že zahraniční prodej může nikdy vyčerpat patentová práva USA. Pokud majitel patentu neprovede ani neautorizuje zahraniční prodej, k němuž došlo v roce 2006 Boesch v.Graff,^[10] je správné říci, že nedošlo k vyčerpání. Pokud však majitel patentu uskuteční nebo povolí zahraniční prodej a výslovně si nevyhradí svá práva v USA, mělo by dojít k vyčerpání. V projednávaném případě společnost Lexmark uskutečnila zahraniční prodej a výslovně si nevyhradila svá práva v USA; prodej proto vyčerpal patentová práva.

Soudci federálního okruhu

Rozhodnutí Federálního okruhu

Obě strany se odvolaly. Poté, co panel tří soudců vyslechl ústní argument, federální okruh sua sponte uvést argumenty en banc v první instanci a vyzval k podání žádosti amicus curiae slipy.^[11]

Většinový názor

Soudce Taranto, který napsal 10-2 většinu, znovu potvrdil obě předchozí rozhodnutí Federálního okruhu.^[12] Souhrnně soud rozhodl:

Nejprve se držíme držení Mallinckrodt, Inc. v.Medipart, Inc.^[13] že majitel patentu při prodeji patentovaného předmětu podléhajícímu omezení na jedno použití / neprodejnost, které je zákonné a jasně sděleno kupujícímu, nedává tímto prodejem kupujícímu nebo následným kupujícím autoritu dalšího prodeje / opětovného použití, která má bylo výslovně zamítnuto. Takový další prodej nebo opětovné použití, i když je v rozporu se známými zákonnými omezeními pravomoci svěřené v době původního prodeje, zůstává neoprávněný, a proto zůstává v rozporu s chováním podle ustanovení § 271. Podle precedentu Nejvyššího soudu si může majitel patentu zachovat svůj § 271 práva prostřednictvím takových omezení při udělování licencí ostatním k výrobě a prodeji patentovaných článků; Mallinckrodt rozhodl, že neexistuje žádný pevný právní základ pro popření stejné schopnosti majitele patentu, který sám vyrábí a prodává články. Shledáváme MallinckrodtZásada zůstat zdravá i po rozhodnutí Nejvyššího soudu v Quanta Computer, Inc. v. LG Electronics, Inc. . . .^[4]

Zadruhé se držíme držení Jazz Photo Corp. v. International Trade Comm'n,^[14] že americký majitel patentu, pouze prodejem nebo povolením prodeje předmětu patentovaného v USA v zahraničí, neopravňuje kupujícího k dovozu výrobku a jeho prodeji a použití ve Spojených státech, což je v rozporu s právními předpisy bez absence patentu orgán. Jazzová fotkaRozhodnutí o nevyčerpání uznává, že zahraniční trhy pod zahraniční suverénní kontrolou nejsou rovnocenné americkým trhům pod americkou kontrolou, na nichž prodej amerického patentu údajně vyčerpává jeho práva na prodávaný článek. Kupující se může i nadále spoléhat na zahraniční prodej jako na obranu proti porušení, ale pouze zavedením výslovné nebo implicitní licence - obrana oddělená od vyčerpání, Kvantě blokování - na základě komunikace majitele patentu nebo jiných okolností prodeje. Došli jsme k závěru, že Jazzová fotkaPo rozhodnutí Nejvyššího soudu v Kirtsaeng v.John Wiley & Sons, Inc.,^[7] Soudní dvůr se nezabýval patentovým právem ani otázkou, zda by zahraniční prodej měl být považován za orgán, který uděluje pravomoc účastnit se jinak porušujících vnitrostátních aktů. Kirtsaeng je případ autorských práv, který tvrdí, že 17 U.S.C. § 109 písm. A) opravňuje vlastníky článků chráněných autorskými právy k určitým činům „bez oprávnění“ držitele autorských práv. Toto ustanovení nemá obdobu v patentovém zákoně, podle něhož se zahraniční prodej řádně nezachází ani s konečnou platností, ani s předpokladem, že by vyčerpal práva amerického patentu ve Spojených státech.^[15]

Domácí vyčerpání

V této části svého stanoviska federální obvod znovu potvrdil své Mallincrodt rozhodnutí a zamítl tvrzení, že Kvantě tiše to zrušil.

§ 271 ruší pravidlo obecného práva

Soud začal rozlišením příslušných přístupů k porušování patentového zákona a autorského zákona. v 17 U.S.C. V § 109 písm. A) autorského zákona se uvádí: „Bez ohledu na ustanovení oddílu 106 odst. 3 je„ kupující “definující porušení zákona prodejem„ bez oprávnění vlastníka autorských práv oprávněn majetek prodat nebo s ním jinak nakládat “. zakoupené kopie díla. Patentový zákon naproti tomu neobsahuje žádné ustanovení o vyčerpání. Patentový zákon proto vyžaduje „udělení„ autority “ze strany majitele patentu…, aby opatření uvedená v § 271 písm. A) nepředstavovala porušení.“ To znamená, že musí existovat „povolení od vlastníka patentu“, aby nedošlo k porušení. Soud nepřijímá vyčerpání jako formu „konstruktivního“ povolení. Pokud tedy majitel patentu stanoví výslovná omezení nebo podmínky svého povolení, kvalifikuje rozsah povolení. To má za následek omezení obecného práva.

Obecné mluvící obrázky pravidlo platí pro „podmíněný“ prodej

Soud se obrátil na Obecné mluvící obrázky rozhodnutí,^[d] který tvrdí, že „společnost Lexmark by při prodeji (nabytém držitelem licence na výrobu) (první prodej) nevyčerpala svá patentová práva na tyto kazety, pokud by je kupující se znalostí omezení prodal nebo znovu použil v rozporu s omezeními.“ Ačkoli vláda ve svém amicus curiae stručný a obžalovaný Impression tvrdí, „že je vyžadován jiný výsledek - že Lexmark automaticky ztratil svá patentová práva - jednoduše proto, že Lexmark prodal kazety programu Return sám, s výhradou stejného komunikovaného omezení, než aby nechal výrobu a prodej jiným na základě licence „soud nepřijímá, že:

Došli jsme k závěru, že jinak, jako jsme to udělali dovnitř Mallinckrodt a následná rozhodnutí. Prodej uskutečněný na základě jasně sděleného, ​​jinak zákonného omezení týkajícího se postprodejního použití nebo dalšího prodeje nezakládá kupujícímu a následnému kupujícímu „oprávnění“ zapojit se do použití nebo dalšího prodeje, které omezení vylučuje. A neexistuje žádný rozumný důvod a žádný precedens Nejvyššího soudu, který vyžaduje rozlišování, které dává menší kontrolu majiteli praktického subjektu, který vyrábí a prodává svůj vlastní produkt, než majiteli nepraktického subjektu, který licencuje ostatní na výrobu a prodej produkt.^[E]

Kvantě rozlišitelné a nepoužitelné

Soud se obrátil na Kvantě rozhodnutí a shledal jej nepoužitelným pro současné problémy. „„ Quanta vůbec nezahrnovala prodej majitele patentu, natož jednoho, na něž se vztahuje omezení, konkrétněji omezení na jedno použití / žádný další prodej. “ Spíše, Kvantě zahrnoval licenci majitele (LGE) na výrobce (Intel), který prodal obviněnému porušovateli (Quanta). Společnost LGE neomezila licenci společnosti Intel na výrobu patentovaného produktu, ačkoli jí uložila smluvní závazky. „Žádné podmínky neomezovaly oprávnění společnosti Intel prodávat produkty podstatně ztělesňující patenty.“ Federální okruh zdůraznil: „Nedošlo k žádnému prodeji majitele patentu a neexistovala žádná omezení prodeje uskutečněného držitelem licence.“ Tyto skutečnosti byly z případu odstraněny v baru. Tak Kvantě „Diskuse Soudního dvora o této otázce nepodkopává Mallinckrodt'Rozhodnutí, že si majitel patentu může chránit svá patentová práva prostřednictvím omezení svého prodeje. “Federální obvod také zdůraznil jako významné selhání Kvantě Soud výslovně zapřít Mallinckrodt i přes to, že ve své amicus krátce „vláda prominentně uváděla argument, že Mallinckrodt bylo nesprávné a mělo by být zapřeno. “

Předchozí případy

Soud se poté obrátil na předchozí případy Nejvyššího soudu. Při jejich kontrole bylo zjištěno, že ačkoli používali rozsáhlý jazyk, že prodej patentovaného produktu majitelem patentu jej umístil mimo dosah patentu, takže podle patentových zákonů nebylo možné vymáhat žádné post-prodejní omezení, tento jazyk šel nad rámec skutečných skutečností případů. Zaprvé, prodej byl ve většině případů bez jakýchkoli podmínek nebo omezení, co by kupující mohl s výrobkem dělat. Zadruhé, v případech, kdy byla uložena výslovná podmínka nebo omezení, se případ týkal vázaného obchodu nebo stanovení ceny.

Soud připustil, že v General Electric Nejvyšší soud uvedl: „Je dobře urovnáno, jak již bylo řečeno, že pokud majitel patentu vyrobí patentovaný článek a prodá jej, nemůže vykonávat žádnou budoucí kontrolu nad tím, co by si kupující mohl přát s tímto článkem po svém koupě. Překročila rámec práv majitele patentu. “ Tento případ však zahrnoval protimonopolní výzvu k distribuci lamp společnosti GE, která tento popis nesplňovala. Případ zahrnoval cenová omezení pro licencovaného výrobce. Federální obvod poté vysvětlil, že slovo „usadil se“ ve vyjádření Nejvyššího soudu mělo zvláštní, úzký význam: „Četli jsme tento jazyk, abychom považovali výraz„ usadili “pouze za to, co bylo urovnáno v citovaných precedentech - prodej patentu bez omezení vyčerpat patentová práva na prodaný předmět. "Rozsáhlý vyčerpávající jazyk Nejvyššího soudu se tedy použije přednostně pouze na případy, kdy byl prodej bez podmínky nebo omezení, nebo byl prodej uskutečněn s podmínkou vázání nebo stanovení ceny." Soud však nerozhodl, že všechna omezení prodeje majitele patentu jsou neúčinná pro zachování patentových práv majitele patentu. “

Podobně v United States v. Univis Lens Co., zametací jazyk Nejvyššího soudu se nyní musí omezit na faktické souvislosti případu:

Navíc, i když nějaký jazyk v Univis, stejně jako jazyk v jiných rozhodnutích v této oblasti, lze vytrhnout z kontextu a číst tak, že jde nad rámec konkrétních příslušných omezení, nejvíce rozhodl Soudní dvůr, i když samotné patentové právo bylo, že vertikální omezení cenové kontroly bylo neefektivní k zachování patentových práv po prodeji článků obsahujících patenty. Zatímco Univis kontroluje to, co rozhodlo o problémech před ním, nemyslíme si, že je vhodné dát jazyku široký účinek Univis, vytrženo z kontextu, aby podpořilo jinak neopodstatněný závěr zde o otázce, která tam nebyla.

Federální obvod proto vyvodil tento závěr z minulé řady případů Nejvyššího soudu po vyčerpání:

Z výše uvedených důvodů si myslíme, že nejlepším poučením z precedentů Nejvyššího soudu, jak je aplikováno na otázku, která je před námi, je to, že si majitel patentu může chránit svá patentová práva jinak vhodnými omezeními, když sám vyrábí a prodává patentované články a nejen při uzavírání smluv o výrobě a prodeji.

Patentové právo zvítězí nad obecným právem

Federální obvod se vrátil k obecnému právu a komentáři lorda Coly k němu. Soud znovu trval na tom, že Kongres zrušil zákazy obecného práva týkající se omezení po prodeji, aby podpořil technologický pokrok:

Při výběru jurisdikce, pokud jde o základní pravidlo pro osobní majetek, mohou obecně platit úvahy, že zákonodárné orgány mohou u konkrétních druhů majetku rozumně činit různá rozhodnutí. Zejména pokud jde o duševní vlastnictví v jeho různých formách, Kongres, který provádí ústavu, již dlouho považuje za důležité stimulovat vytváření a zveřejňování prostřednictvím grantů tvůrci práv, aby na nějaký čas vyloučili ostatní. . . . Tento naléhavý legislativní předpis vylučuje prodej patentovaného článku z rozsahu obecného lordského majetkového práva lorda Coca z roku 1628. . . . Stručně řečeno, bez ohledu na anglický obecný zákon o osobním vlastnictví, který vydal soudce Lordem Coke, musí zde platit zákonná analýza specifická pro patent.

Pravděpodobné účinky na veřejnost

Soud se poté obrátil na to, co nazval „pravděpodobné důsledky jedné nebo druhé odpovědi na zde uvedenou otázku vyčerpání ve skutečném světě“. Soud uvedl, že v Kirtsaeng Nejvyšší soud předpokládal vážné nepříznivé dopady na hospodářskou soutěž, pokud nebudou dodržena majetková práva společnosti Coke z roku 1628. Federální obvod uvedl, že se to nevztahuje na patenty:

[Neuvidíme žádný základ pro předpovídání extrémních, oboustranných dopadů, které Účetní dvůr shledal věrohodným Kirtsaeng za různých okolností. Mallinckrodt je rozhodnou judikaturou od roku 1992 a byla zopakována v následujícím precedentu. A přesto jsme nedostali žádnou spolehlivou ukázku rozsáhlých problémů, které se na trhu nevyřeší. Dáno Obecné mluvící obrázky, jediná otázka je o schopnosti majitelů patentů udělat pro svůj vlastní prodej to, co již mohou udělat tím, že uzavřou smlouvu o jejich výrobě a prodeji. Pokud jde o konkrétní scénář, kterému se dnes věnujeme - ve kterém se majitel patentu snažil zachovat svá patentová práva tím, že svůj první prodej podmínil omezením na jedno použití / žádný další prodej, na které měl obviněný porušovatel v době nákupu přiměřené upozornění - jsme nebyly poskytnuty žádné důkazy o závažných problémech s vymáháním patentových práv.

Federální obvod dále tvrdí, že zde zpochybňované chování může mít výhody. V rámci programu Lexmark platí, že zákazníci, kteří souhlasí s omezením, platí nižší cenu než ti, kteří tak neučiní. Je možné, že společnosti, které doplňují kazety, používají nekvalitní produkty, které by mohly poškodit stroje Lexmark, což „by mohlo poškodit reputaci společnosti Lexmark“. Předpokládat, že omezení jsou nelegitimní, by bylo v rozporu s trendy „za poslední čtyři desetiletí, která vytlačila přísné odsouzení různých vertikálních omezení, která charakterizovala“ dřívější antimonopolní zákony a zákony o zneužívání patentů v první polovině dvacátého století. „Oblast použití, územní a jiná omezení licencí duševního vlastnictví mohou sloužit prokompetitivním cílům tím, že umožní poskytovateli licence využívat jeho majetek co nejúčinněji a nejúčinněji.“ Soud proto dospěl k závěru, že je vhodné aplikovat na omezení po prodeji stejnou toleranci jako Obecné mluvící obrázky doktrína omezuje výrobní licence.

Mezinárodní vyčerpání

V této části svého stanoviska to Federální obvod znovu potvrdil Jazzová fotka názor a odmítl tvrzení, že Kirtsaeng podkopal základ pro Jazzová fotka. Federální obvod trval na tom, že „Kirtsaeng neříká nic o patentovém právu. “

Soud zdůraznil rozdíly mezi patentovým zákonem a autorským zákonem. Například patentové právo dává majitelům patentů výlučné právo na užívání vynálezu, ale autorské právo neposkytuje žádné obecné výlučné právo na užívání (poskytuje výhradní veřejné výkony a práva na „zobrazení“, ale jiné ne). Získání patentu je také mnohem nákladnější a časově náročnější než autorské právo. Soud však nevysvětlil způsob, jakým jiné rozdíly mezi autorskými právy a patenty požadovaly opačné výsledky, pokud jde o mezinárodní vyčerpání.

Soud uvedl, že americký patentový zákon dává majitelům patentů odměnu dostupnou z „prodeje na amerických trzích, nikoli z prodeje na zahraničních trzích“. Prodej na zahraničním trhu proto neposkytuje vhodný základ pro zjištění vyčerpání. „Americké trhy se podstatně liší od trhů v mnoha jiných zemích, a to nejen kvůli rozdílům v bohatství, které mohou vést k dramaticky odlišným cenám“ u nás i v zahraničí (jako tomu bylo v případě Kirtsaeng). „Vládní politiky se dramaticky liší, včetně politik v oblasti regulace cen, a zejména politik v oblasti dostupnosti a rozsahu patentové ochrany.“ Soud však dále nevysvětlil, zda a jak se takové dramatické rozdíly v politice vztahovaly na tonerové kazety dotčené v projednávané věci.

Soud se poté obrátil na jediný případ Nejvyššího soudu o zahraničním vyčerpání, Boesch v.Graff.^[10] V takovém případě byl Graff nabyvatelem amerického patentu. Boesch koupil produkt od německého dodavatele, který měl podle německého práva právo předchozího uživatele na výrobu a prodej produktu, protože dodavatel zahájil činnost před podáním přihlášky německého patentu. Americký postupník a vynálezce neměli žádnou souvislost s Boeschem. Když společnost Graff dovážela produkt do USA, Boesch žaloval za porušení předpisů. Americké soudy shledaly Boescha odpovědným. Práva, která podle německého práva měla společnost Boesch, ho neopravňovala k dovozu produktu do USA. To se řídí právem USA. Americký majitel patentu nikdy „neobdržel žádnou autorskou odměnu ani neudělil licenci k použití patentovaného článku v kterékoli části Spojených států.“ Soud proto rozhodl, že zahraniční prodej ze své vlastní síly nepovoluje dovoz do USA.

To však neznamená, že se majitel patentu svým chováním nemůže vzdát svých práv v USA, může mu být zabráněno v jeho uplatňování nebo že mu bude přiznána implicitní licence.

Soud vyjádřil znepokojení nad tímto zrušením Jazzová fotka poškodilo by americký farmaceutický průmysl:

Zdá se, že není pochyb o tom, že léčivé přípravky patentované v USA se často prodávají mimo USA za podstatně nižší ceny, než jaké jsou účtovány u nás, a také, že by tato praxe mohla být narušena zvýšenými arbitrážními příležitostmi, které by vyplynuly z toho, že by byla práva USA vyloučena zahraniční prodej uskutečněný nebo povolený americkým patentem. Zdá se, že není pochyb o tom, že léčivé přípravky patentované v USA se často prodávají mimo Spojené státy za podstatně nižší ceny, než jaké jsou účtovány u nás, a také že by tato praxe mohla být narušena zvýšeným arbitrážní příležitosti, které by vycházely z považování práv USA za vyloučená zahraničním prodejem uskutečněným nebo autorizovaným americkým patentem.

Nakonec soud zamítl návrh, že by se mělo předpokládat vyčerpání, ledaže by majitel patentu uvedl, že si vyhrazuje svá práva v USA. Zahraniční vlády mohou „zakázat prodejcům uvádět výhrady práv, která by znesnadňovala dovoz do a prodej ve Spojených státech“. Také: „Mohou být vytvořeny zprostředkovatelské společnosti mezi zahraničním nákupem a dovozem do Spojených států, které americkému majiteli patentu znesou kladné důkazní břemeno prokazující adekvátní oznámení o výhradách připojených k předmětu prodávanému v zahraničí.“

Nesouhlasný názor

Soudce Dyk, ke kterému se připojil soudce Hughes, nesouhlasil s oběma větvemi analýzy vyčerpání soudu. Soudce Dyk shrnul svůj disent takto:

Naše rozhodnutí bych zrušil dovnitř Mallinckrodt jako v rozporu s vládnoucí pravomocí Nejvyššího soudu a overrule Jazzová fotka do té míry, do jaké ukládá plošný zákaz cizího vyčerpání. Uznal bych zahraniční vyčerpání, pokud držitel práv USA neinformoval kupujícího o zachování patentových práv USA.

Domácí vyčerpání

V této části disentu soudce Dyk tvrdil, že většina nepochopila vyčerpávající judikaturu Nejvyššího soudu, aby nahradila své vlastní představy o správné rovnováze mezi patentovými právy a veřejnými právy. Začal slovy:

Nejprve souhlasím s vládou, že Mallinckrodt se mýlil, když bylo rozhodnuto, a každopádně jej nelze smířit s nedávným rozhodnutím Nejvyššího soudu v Quanta Computer, Inc. v. LG Electronics, Inc.^[4] Svou roli podřízeného soudu překračujeme tím, že se nechystáme dodržovat výslovné pravidlo domácího vyčerpání oznámené Nejvyšším soudem.

Tvrdil, že od roku 1850 Nejvyšší soud rozhodl, že prodej vlastníkem patentu nebo jeho nabyvatelem licence vyčerpává všechna patentová práva. V takových případech „Otázka, zda prodávající„ povolil “kupujícímu použít nebo prodat zboží, je jednoduše irelevantní.“ Federální patentový zákon nemohl prosadit omezení po prodeji. Jediným případem Nejvyššího soudu, který se odchýlil od této zásady, byl Henry v. A.B. Dick Co.,^[16] a bylo to výslovně zrušeno o pět let později Motion Picture Patents Co. v. Universal Film Mfg. Co.^[17] Princip zrušen Dicku případ, kdy by majitel patentu mohl omezit post-prodejní omezení oznámením kupujícímu, bylo „stejné jako držení panelu v Mallinckrodt a většinová účast v tomto případě. “

Trval na tom, aby většinový názor chybně četl Patenty filmů rozhodnutí tvrzením „že„ pouze drželo určitá omezení nesprávná “… ale„ nevyloučil, že všechna omezení prodeje majitele patentu jsou neúčinná k zachování patentových práv majitele patentu “.“ Vysvětlil:

To není přesné. Patenty filmů nezanechal pozůstatky A.B. Dicku—Minus tie-ins a další prodejní cena. Soudní dvůr naopak Patenty filmů zjistil, že „patentové právo neposkytuje žádnou záruku“ omezení uložených majitelem patentu.

Pozdější případy, jako např Kvantě, potvrdilo toto „široké pravidlo vyčerpání patentu [v Patenty filmů] a nenechal žádný prostor pro vzkříšení A.B. Dicku."

Dále se obrátil k většinovým odkazům na „podmíněné prodeje“ a „bezpodmínečné prodeje“ a uvedl, že většina podmínky interpretovala nesprávně. „Podmíněný prodej,“ řekl, jak seMallinckrodt judikatura odkazovala pouze na výhradu vlastnictví pro bezpečnostní zájem na splátkových nákupech. „Jinými slovy, prodej s omezeními by mohl být přesto„ bezpodmínečným “prodejem, ve kterém přechází název, s omezeními neplatnými podle patentových zákonů z důvodu vyčerpání.“

Poté kritizoval většinu za to, že pro případy patentů vytvořila zvláštní pravidla, která se lišila od zvykového práva a obecných právních zásad, a citoval výzvy Nejvyššího soudu, aby tak neučinily - „Nejvyšší soud nám opakovaně ukládal, abychom neignorovali tradiční právní principy pravidla „jedinečná pro patentové spory“. ““^[F]

Nakonec soudce Dyk vzal spor z několika důvodů snahou většiny rozlišit a omezit rozhodnutí Nejvyššího soudu. „Ospravedlnění většiny pro odmítnutí následovat orgán Nejvyššího soudu, který stanoví pravidlo vyčerpání, si mylně představují naši roli jako podřízeného soudu.“ Každé odůvodnění většinového rozhodnutí bylo podle něj nepodporovatelné.

• „Zaprvé většina charakterizuje tvrzení pravidla vyčerpání v případech Nejvyššího soudu jako pouhé výrok, protože v těchto případech buď nebylo uloženo žádné omezení, nebo by omezení jinak porušovalo protimonopolní zákony. Případy však takové pravidlo neukládají oznámil. Nejvyšší soud opakovaně informoval odvolací soudy, že naším úkolem je dodržovat pravidla vyhlášená Soudem a nepokoušet se rozlišovat případy Nejvyššího soudu podle jejich skutečností. “
• „Zadruhé, většina se opírá o 35 USC § 271 (a) a 154 (a) (1), které naznačují, že široké čtení doktríny vyčerpání je v rozporu s tím, jak zákonný jazyk činí akt porušování ... jakékoli použití nebo prodej patentovaného vynálezu „bez oprávnění“ vlastníka patentu a poskytující „majiteli patentu„ právo vyloučit. “„ Doktrína vyčerpání patentu je však omezením fungování těchto částí a bez ohledu na ně platí.
• „Zatřetí, většina tvrdí, že úplné zamyšlení nad formulací doktríny vyčerpání ve věci Quanta a dalších případech by bylo v rozporu s rozhodnutím Nejvyššího soudu v General Talking Pictures Corp. v. Western Electric Co. . . . Většina navrhuje, že by to bylo nepřiměřené, pokud „majitel patentu nemůže chránit svá patentová práva proti použití patentovaného předmětu. . . pokud se místo licencování někoho jiného na výrobu a prodej článku rozhodne vyrábět a prodávat samotný článek. “ "

Ale Obecné mluvící obrázky šlo o povolení k výrobě v omezeném oboru, nikoli o prodej s omezením po prodeji. Případy uznávají tento rozdíl. Tak, v Kvantě Nejvyšší soud to uvedl Obecné mluvící obrázky „rozhodl, že vyčerpání neplatí, protože výrobce neměl oprávnění prodávat zesilovače pro komerční použití.“^[18] A pokud měl výrobce v daném případě (Intel) obecnou pravomoc vyrábět a prodávat, rozhodl Nejvyšší soud, že na prodej se vztahuje vyčerpání.

Většina našla „napětí“ mezi „širokým prohlášením Nejvyššího soudu o pravidle vyčerpání“ a Obecné mluvící obrázky"a snažil se to vyřešit rozšířením vlády z Obecné mluvící obrázky a uzavření doktríny vyčerpání v oblasti možného konfliktu. Ale Dyk tvrdil:

[Není] naším úkolem ignorovat rozhodnutí Nejvyššího soudu jako „neoprávněná“ nebo „nerozumná“, protože jsou údajně v rozporu s ostatními případy Nejvyššího soudu. Rozdíl mezi omezeními prodeje (nepřípustná) a omezeními nabyvatelů licence (přípustná) existuje v precedentu Účetního dvora a není na nás, abychom rozhodli, zda se jedná o řádné rozlišení.

• „A konečně, většina navrhuje, abychom zde nějakým způsobem udrželi omezení, protože může být pro-soutěžní. Vyčerpání neovlivňuje to, zda je konkrétní omezení po prodeji žádoucí nebo nežádoucí, pro-soutěžní nebo protisoutěžní, ale zda prodej byl povolen a položka překročila rámec patentového monopolu. “ Nejvyšší soud dále uvedl v Kirtsaeng že zákaz dalšího prodeje je „zjevně protisoutěžní“.^[19]

Dyk uzavřel svoji diskusi o domácím vyčerpání výrokem: „Stručně řečeno, neexistuje žádný barevný základ pro to, že většina nedodržuje pravidlo vyčerpání pro domácí prodej, jak je formuloval Soudní dvůr v Kvantě a mnoho dalších případů. “

Mezinárodní vyčerpání

V této části nesouhlasu soudce Dyk zastával nuancovanou rovnováhu, která vyžadovala různé výsledky podle toho, zda byl majitel patentu odpovědný za prodej do zahraničí, který měl údajně vyvolat vyčerpání.

Začal tím, že poukázal na to, že protože zahraniční prodej společnosti Lexmark byl prováděn bez jakýchkoli omezení nebo výhrad, „ani při stísněném pohledu většiny na vyčerpání není pochyb o tom, že by prodej vyčerpal domácí patentová práva společnosti Lexmark. prodeje by mělo vést k jinému výsledku, jak jsme dříve drželi Jazzová fotka."

Poté se obrátil k „ústřednímu bodu většinového úsudku, že existuje doktrinální plošný zákaz zahraničního vyčerpání, konkrétně rozhodnutí Nejvyššího soudu z r. Boesch v.Graff.^[10] Ale "Boesch neoznámil žádný takový plošný zákaz, "uvedl.„ Nešlo ani o autorizovaný prodej držitelem patentových práv USA, ale spíše o prodej třetí stranou na základě předchozí výjimky zahraničního práva. "^[G] Ale "Boesch zde neplatí, protože zahraniční prodej uskutečnil Lexmark. “

V každém americkém rozhodnutí nižšího soudu dříve Jazzová fotka: "When the sale was made by an entity not holding U.S. patent rights, as in Boesch, or when the authorized foreign seller clearly reserved U.S. rights, there was no exhaustion." In contrast, "where the foreign sale was made by a seller holding U.S. patent rights without a contractual reservation of U.S. rights, exhaustion occurred as a result of an authorized foreign sale."

Dyk maintained that "Kirtsaeng provides significant guidance and cannot be dismissed as simply a copyright case, or as limited to the 'first sale' provision of the Copyright Act." Rather, the policies that animated Kirtsaeng typically apply to patent exhaustion. But because in some cases a difference may be significant, there should be abalanced approach. Dyk argued for "put[ting] the burden on the U.S. rights holder to provide notice of a reservation of U.S. rights to the purchaser." Thus, he "would recognize foreign exhaustion where the U.S. rights holder has not notified the buyer of its retention of the U.S. patent rights."

nejvyšší soud

In March 2016, Impression filed a petition for certiorari in the U.S. Supreme Court.^[20] Impression presented these questions in its petition:^[21]

1. Whether a "conditional sale" that transfers title to the patented item while specifying post-sale restrictions on the article's use or resale avoids application of the patent exhaustion doctrine and therefore permits the enforcement of such post-sale restrictions through the patent law's infringement remedy.

2. Whether, in light of this Court's holding in Kirtsaeng v.John Wiley & Sons, Inc., 133 S. Ct. 1351, 1363 (2013), that the common law doctrine barring restraints on alienation that is the basis of exhaustion doctrine "makes no geographical distinctions," a sale of a patented article—authorized by the U.S. patentee—that takes place outside of the United States exhausts the U.S. patent rights in that article.

On June 20, 2016, the Court invited the Solicitor General to file briefs in this case expressing the views of the United States.^[22] In October 2016, the government filed the requested amicus curiae stručný. It recommended grant of certiorari na obě otázky. The brief argues that the "Federal Circuit's decision misreads" the Supreme Court's precedents and "would substantially erode the exhaustion doctrine."^[23] Nejvyšší soud vyhověl certiorari 2. prosince 2016^[24] and heard oral argument in the case on March 21, 2017.^[25] The Court published its decisions on May 30, 2017.

Většina

A unanimous Court^[h] found that Lexmark exhausted its patent rights upon first sale domestically, even with the single-use/no-resale restrictions imposed by Lexmark in contracts with its customers, although such restrictions could be enforced under contract law.^[27] The Court noted that the exhaustion doctrine has a long history^[28] and that any change would have significant effects on commerce in the modern world, noting that "extending the patent rights beyond the first sale would clog the channels of commerce, with little benefit from the extra control that the patentees retain,"^[29] noting that complex modern řetězec dodavatelů can involve large numbers of patents.^[30][i] Chief Justice Roberts, in his opinion, compared the situation to automobile repair shops: "The business works because the shop can rest assured that, so long as those bringing in the cars own them, the shop is free to repair and resell those vehicles. That smooth flow of commerce would sputter if companies that make the thousands of parts that go into a vehicle could keep their patent rights after the first sale."^[2]

Seven justices joined the Court's opinion extending that reasoning to items imported from abroad.^[26][32] Lexmark had argued, and the Federal Circuit agreed, that sale abroad "does not trigger patent exhaustion unless the patentee 'expressly or implicitly transfers or licenses' its rights."^[33] The Court, however, ruled that "[a]n authorized sale outside the United States, just as one within the United States, exhausts all rights under the Patent Act."^[34] The Court relied on its 2013 decision in Kirtsaeng v.John Wiley & Sons, Inc. on a nearly identical issue under copyright law. Because the underlying statute was not clear as to its geographical scope, the Court in Kirtsaeng decided that, because the statute was based in the common law exhaustion doctrine, which is not limited in geographic extent, the statute at issue was therefore not intended to be limited to only U.S. sales.^[35] Applying the same principle to patent law, which historically has a close connection with copyright law, was "straightforward"^[36] and "the bond between [copyright and patent law] leaves no room for a rift on the question of international exhaustion".^[37]

Částečný disent

Justice Ginsburg dissented from the Court's holding with respect to imported items. Adhering to substantially the same reasoning of her dissent in Kirtsaeng, Justice Ginsburg argued that because patent law is territorial and the sale of an item abroad is "independent[] of the U.S. patent system, it makes little sense to say that such a sale exhausts an inventor's U.S. patent rights."^[38] She would have upheld the Federal Circuit's decision that sale abroad does not exhaust a patentee's rights in the United States.^[39]

Komentář

Tato část je věcná přesnost může být ohroženo z důvodu zastaralých informací. The reason given is: The content of this section pertains to the Federal Circuit decision, which was reversed by SCOTUS and therefore the reactions do not reflect the actual law after the SCOTUS decision was released.. Aktualizujte prosím tento článek, aby odrážel nedávné události nebo nově dostupné informace. (Květen 2017)

Gerstein

Robert M. Gerstein concluded that further review in the Supreme Court was likely:

Given the Supreme Court's interest in patent cases, a vigorous dissent in Lexmark that relies on a number of Supreme Court precedents, including Kvantě a Kirtsaeng, and the position of the Justice Department that Kvantě overruled Mallinckrodt, it would not be surprising to see the Supreme Court take up Lexmark in its next term.^[40]

Dodd and Dowd

Jeff C. Dodd and Matthew J. Dowd viewed the decision as an affirmation of strong patent rights:

Lexmark embraces a very strong view of patent rights and a narrow view of the scope of exhaustion. It affirms that patent holders have wide latitude to segment and control distribution in the market channels for products covered by patents. This latitude is particularly wide with respect to limiting the import into the United States of patented goods sold in authorized sales in foreign markets even where restrictions on resale were not proven to have been communicated to foreign buyers. Even so, the court left open the possibility that foreign sales, under the right circumstances, may incorporate an implied license to import and use the product within the United States.^[41]

Cukierski and Masia

Kevin J. Cukierski and Adam H. Masia see the decision as "pro-patent owner" but warn again premature celebration:

But take caution—it is likely that the Supreme Court will be asked to hear the case. Given the tension between this case and the Supreme Court's language in Kvantě a Kirtsaeng, along with the discord at the district court level and among commentators before the Federal Circuit's decision, there's a good chance the Supreme Court will do so. Until the Supreme Court has its say, you should take precautions in case the Supreme Court takes an expansive view of patent exhaustion and decides to remove these exceptions.^[42]

"Without Precedent"

Another commentator (unsigned comment) indicated a skeptical view of the Federal Circuit's tendency to march to a different drummer. After quoting Judge Dyk's admonition, "We exceed our role as a subordinate court by declining to follow the explicit domestic exhaustion rule announced by the Supreme Court," he (or she) observed:

For present purposes, it is simply worth noting that the Federal Circuit appears to be inching closer again to the concept that patent law is simply a unique beast, with unique rules and requirements. The Supreme Court has taken a skeptical view of that approach in the past. And may well again.^[43]

Jahn, Pichler, and Lo

Paul Jahn, Rufus Pichler and Lincoln Lo raise many questions (mostly about "clear communication") about what the Lexmark majority opinion left unresolved:

• Conflict or tension with Quanta: "Kvantě expressly distinguished implied licenses and exhaustion, holding that disclaimers of license rights are 'irrelevant' where 'the right to practice the patents is based not on implied license but on exhaustion.' " But "the Federal Circuit appears to treat exhaustion like an implied license—one that the patentee can disclaim by 'clearly communicate[d]' restrictions." Kvantě appears to hold that the patentee's attempt to impose a post-sale restriction on a manufacturing licensee is ineffective if the license does not conform to the Obecné mluvící obrázky případ.
• "[W]hat arrangement between a seller and buyer is sufficient to deny 'authority.'? It was undisputed in Lexmark that there was 'an express and enforceable contractual agreement' between Lexmark and each end-user, and that the no-resale and no-reuse restrictions were binding on end users. Yet throughout the Lexmark opinion, the majority suggests that restrictions may be sufficient if 'clearly communicated'—even if well short of a contractual meeting of the minds."
• Another way to put this is what is a "clear communication"? v Jazz Photo, the Federal Circuit noted that the "package instructions [were] not in the form of a contractual agreement by the purchaser to limit reuse of the cameras." Accordingly, "There was no showing of a 'meeting of the minds' whereby the purchaser, and those obtaining the purchaser's discarded camera, may be deemed to have breached a contract or violated a license limited to a single use of the camera."^[44] The writers conclude, therefore, "It is unclear if the Federal Circuit intended an expansion of the patentee-seller's ability to avoid exhaustion."
• Also, how clear must a "clear communication" be? "The Federal Circuit appears to limit infringement claims against subsequent downstream buyers to those 'having knowledge of the restrictions.' The appellate court did not elaborate on what defenses a subsequent downstream purchaser bez znalostí may have, assuming no exhaustion. The court only mentions in passing that 'we do not have before us the questions that would arise, whether under principles governing v dobré víře purchasers or otherwise, if a downstream re-purchaser acquired a patented article with less than actual knowledge of the restriction.' "
• Finally, does the court's focus on "clear communication" have a negative impact on post-sale restrictions that a limited licensee under Obecné mluvící obrázky is required to impose? "The Federal Circuit suggested repeatedly that buyers' knowledge of the licensee's field of use limitation may be required for a licensee's sale to be non-exhaustive. While Obecné mluvící obrázky did not clearly resolve this question, many licensors have assumed that sales by a licensee outside of its licensed field are unauthorized altogether and are therefore non-exhaustive regardless of the purchaser's knowledge of the field of use limitation." Therefore, does the emphasis, here "on the buyer's knowledge, even if dicta, add to the uncertainty concerning this issue"?^[45]

Castanias, Nix, and Kazhdan

Gregory A. Castanias, Kelsey I. Nix, and Daniel Kazhdan also point to unresolved issues over which patent owners "must still be cautious":

Lexmark explicitly left open several fact-specific questions, including (i) what happens if someone acquires a patented article with "less than actual knowledge" of the restrictions placed on the original sale by the patent owner and (ii) when would a foreign buyer have an "implied license" to sell in the United States, independent of patent exhaustion. These issues will surely be raised in future cases.^[46]

Skrčte se

Dennis Crouch, in Patently-O commented on the issues and provided a summary of the merits briefs filed in the Supreme Court as of January 31, 2017. Crouch opposed the Federal Circuit's ruling on these grounds:

With personal property courts long ago rejected servitudes (such as use and resale restrictions) that bind subsequent purchasers. Unlike real property, personal property moves and is often transferred without substantial paperwork or record-keeping, and allowing a set of unique restrictions has the potential of gumming up the marketplace. The Federal Circuit in this case went all the way to the other side — holding that the presumption in foreign sales is that no US patent rights are exhausted. I purchased my last couple of smart phones through the used market – and have also repaired them several times. Under the law, I probably should have taken steps to ensure that all of the original equipment manufacturers affirmatively granted repair and resale rights. Coming together, the Federal Circuit's approach here has the potential to limit the market for the repair and reselling of goods. I would suggest that those activities are incredibly beneficial to our society in terms of resource allocation and avoiding waste as well as empowering citizens and avoiding anticompetitive market behavior.^[47]

Poznámky a odkazy

Poznámky

Reference

Citace v tomto článku jsou psány v Modrá kniha styl. Přečtěte si prosím diskusní stránka Pro více informací.

externí odkazy

• Text Impression Prods., Inc. v. Lexmark Int'l, Inc., 581 NÁS. ___ (2017) je k dispozici na adrese:  Cornell  CourtListener  Google Scholar  Justia  Oyez (zvuk ústního argumentu)  Nejvyšší soud (skluzu) 
• SCOTUSblogové pokrytí
• Podcast – Interview with proprietor of Impression Products