Asset Marketing Systems, Inc. v. Gagnon - Asset Marketing Systems, Inc. v. Gagnon

Asset Marketing Systems, Inc. v. Gagnon
Soud	Odvolací soud Spojených států pro devátý obvod
Celý název případu	Asset Marketing Systems, Inc. v. Kevin Gagnon, d / b / a Mister Computer
Rozhodnuto	10. září 2008
Historie případu
Předchozí akce	Soudce Rudi M. Brewster dospěl k závěru, že Gagnon udělil AMS neomezenou licenci k používání, úpravám a uchování zdrojového kódu programů, což vedlo k porážce jeho porušení autorských práv a zneužití obchodního tajemství.
Názory na případy
Soudce Milan D. Smith rozhodl, že dodavatel Gagnon implicitně udělil AMS neomezenou licenci, takže AMS nemohla zneužít obchodní tajemství dodavatele a dohody o nekonkurování byly neplatné.
Členství v soudu
Sedící soudci	Barry G. Silverman, Johnnie B. Rawlinson, a Milan D. Smith, Jr.

Asset Marketing Systems, Inc. v. Gagnon byl případ, který slyšel Odvolací soud Spojených států pro devátý obvod týkající se předpokládaných licencí k používání, úpravám a zachování zdrojový kód počítačových programů a vymahatelnost nesoutěžní dohody. Soud potvrdil rozsudek Okresní soud Spojených států pro jižní obvod Kalifornie že Kevin Gagnon, dodavatel softwaru podnikající jako „Mr. Computer“, implicitně udělil společnosti Asset Marketing Systems (AMS) neomezenou licenci k používání, úpravám a uchování zdrojového kódu programů, které Gagnon vytvořil.^[1] Případ je pozoruhodný, protože Soud rozhodl, že implicitní softwarová licence je udělena, když nabyvatel licence požaduje vytvoření díla, poskytovatel licence vytvoří a dodá dílo a poskytovatel licence zamýšlí nabyvatele licence kopírovat a šířit dílo.

Pozadí

Skutkové okolnosti

AMS je organizace terénního marketingu nabízející prodejní a marketingovou podporu subjektům pojišťovacího marketingu. Od května 1999 do září 2003 najala společnost AMS nezávislého dodavatele Gagnona, aby vyvinul software na zakázku, který by pomáhal s potřebami jeho informačních technologií. AMS byl Gagnonův největší klient, který měl tržby 2 miliony dolarů a 98 procent jeho podnikání. Od května 2000 do dubna 2001 AMS a Gagnon uzavřely dohodu o technických službách, ale nic o licenci nebylo zmíněno.^[1]

AMS tvrdila, že 12. června 2002 Gagnon podepsal dodavatele Smlouva o zachování mlčenlivosti (NDA), která by dala AMS vlastnictví všech duševní vlastnictví vyvinutý pro AMS Gagnonem. Gagnon však tvrdil, že dokument je padělek.^[1]

V červnu 2003 společnost Gagnon navrhla, aby AMS uzavřela smlouvu s externím prodejcem (OVA), v níž uvede, že všechny informace vytvořené dodavatelem zůstanou majetkem dodavatele a budou zákazníkovi poskytovány na nevýhradní bázi. AMS odmítla provést OVA, ale namísto toho reagovala přepracovanou verzí, aby si přečetla, že všechny informace produkované dodavatelem budou výhradním vlastnictvím klienta. Strany však OVA nikdy neprovedly. Do konce června 2003 se AMS rozhodla ukončit Gagnonovy služby. AMS rozšířila nabídku zaměstnání na Gagnona, ale Gagnon to odmítl. Obě strany poté stanovily cílové datum ukončení 15. září 2003.^[1]

Dne 18. září 2003 požadovala společnost Gagnon od společnosti AMS 1,75 milionu $ za právo pokračovat v používání programů a 2 miliony $ za dohodu Gagnon neprodávat nebo nezveřejňovat programy konkurentům AMS.^[1]

23. září 2003 AMS reagovala ukončením vztahu s Gagnonem. Konzultant AMS rovněž tvrdil, že Gagnonova práce má řadu problémů. Zejména Gagnon stále vlastnil zdrojový kód programů a databází, které vytvořil pro AMS. AMS proto požadovala, aby Gagnon okamžitě předal všechny kopie zdrojového kódu, protože obchodní tajemství AMS bylo údajně vloženo do softwaru, což podle AMS znemožňuje jakékoli použití ze strany Gagnon.^[1]

Také 23. září 2003 rezignovalo sedm z 12 zaměstnanců společnosti Gagnon a začali pracovat v AMS, aby přímo poskytovali AMS stejné služby, které dříve poskytovali AMS prostřednictvím Gagnon. Gagnon tvrdil, že každý zaměstnanec podepsal a doložka o nekonkurování a souhlasil, že nebude zaměstnávat v AMS po dobu 24 měsíců bez písemného souhlasu Gagnona.^[1]

V říjnu 2003 poslal Gagnon společnosti AMS dopis o zastavení používání, v němž tvrdil, že používání programů bylo neoprávněné, a požadoval, aby společnost AMS odstranila z počítačů AMS „veškerý původní a odvozený zdrojový kód“. AMS reagovala tvrzením, že Gagnon nemohl jednostranně zastavit AMS v používání a aktualizaci programů, protože měla neodvolatelnou licenci k používání, kopírování a úpravám programů na základě chování stran během posledních dvou a více let půl roku. AMS rovněž uvedla, že Gagnon nemohl používat programy, protože obsahoval obchodní tajemství AMS. AMS navíc odmítla zaplatit Gagnonovi 1,75 $ a 2 miliony $, které Gagnon v září požadoval.^[1]

Procedurální pozadí

Případ začal, když AMS podala stížnost u státního soudu v Kalifornii na Kevina Gagnona, dělat byznys jako Mister Computer, dva z jeho zaměstnanců, a nová Gagnonova společnost National Marketing Technologies, která mimo jiné tvrdí zneužití obchodního tajemství a konverzi. Gagnon postoupil případ federálnímu soudu a poté podal protinávrhy týkající se porušení autorských práv, nekalé soutěže podle kalifornského práva, zneužití obchodního tajemství, zásahu do smluvních vztahů, úmyslného zásahu do potenciální obchodní výhody a nedbalosti do potenciální obchodní výhody a hledání účetnictví a deklarativní úleva prohlašující Gagnona za vlastníka autorských práv k programům.^[1]

Okresní soud (poté soudce Jones) zpočátku vrátil státní právní nároky AMS zpět státnímu soudu. AMS poté doplnila své vznesené nároky státního práva jako protinávrhy ke Gagnonovým federálním protinávrhům. Okresní soud následně vyhověl návrhu AMS na souhrnný rozsudek ohledně Gagnonových protinávrhů. Soud shledal, že Gagnon udělil AMS implicitní, nevýhradní licenci k používání, úpravám a uchování zdrojového kódu programů. V důsledku toho byl také Gagnonův požadavek na zneužití obchodního tajemství poražen, a protože mezi Gagnonem a AMS neexistovalo žádné obchodní tajemství, pokud jde o zdrojový kód, byly podle kalifornského práva považovány dohody Gagnon o nekonkurování za neplatné. Ze stejných důvodů selhaly i zbývající Gagnonovy nároky na státní právo.^[1]

Gagnon také podal ex parte aplikace požadující pokračování v získávání záložních pásek počítačů AMS, protože by mohly obsahovat e-mailové důkazy prokazující údajně nezákonné získávání zaměstnanců Gagnonových zaměstnanců AMS, a pomohla by kdykoli zjistit umístění zdrojového kódu. Tato žádost však byla zamítnuta z několika důvodů. Zaprvé okresní soud již rozhodl, že doložka o nekonkurování v pracovních dohodách Gagnon byla podle kalifornského práva nevymahatelná, jakýkoli důkaz prokazující obtěžování byl irelevantní. Zadruhé, protože Gagnon již uznal, že zdrojový kód byl umístěn na počítačích AMS, poskytnutí přesvědčivých důkazů dokazujících, že umístění zdrojového kódu bylo zbytečné. Nakonec ex parte žádost byla předčasná, protože Gagnon ji podal až poté, co obě strany plně informovaly o návrhu na souhrnný rozsudek a okresní soud prohlásil věc za předloženou.^[1]

Případ byl poté převelen od soudce Jonese k soudci Brewsterovi. V tomto bodě se strany dohodly na zamítnutí všech protipohledávek a AMS se rozhodla pro náhradu nákladů a poplatků za právní zastoupení. Gagnon se poté odvolal proti souhrnnému rozsudku na devátém okruhu. Devátý obvod udělil omezenou vazbu, aby soudce Brewster mohl přehodnotit udělení souhrnného rozsudku soudce Jonese. Po zadržení okresní soud zamítl návrh na nové posouzení, odložil řešení poplatků za právní zastoupení až do rozhodnutí o odvolání a vrátil věc devátému okruhu.^[1]

Nároky

Gagnon tvrdil, že pokračující používání šesti programů AMS představovalo porušení autorských práv, protože programy byly používány AMS bez získání licence nebo Gagnonova povolení. AMS tvrdila, že má právo používat tyto programy, a uplatnila tři obrany proti Gagnonově stížnosti na porušení autorských práv: implicitní licence, převod autorského vlastnictví veškerého duševního vlastnictví Gagnon vyvinutého prostřednictvím NDA a 17 U.S.C.  § 117. Gagnon odpověděl, že NDA byl padělaný dokument.^[1]

Analýza a podíly

Devátý okruh rozhodl, že ačkoli exkluzivní licence musí být písemné, 17 U.S.C.  § 204 „granty nevýlučných licencí nemusí mít písemnou formu a mohou být uděleny ústně nebo implicitně.^[2]

Devátý obvod tak potvrdil okresní soud a rozhodl, že AMS má implicitní neomezenou a neodvolatelnou licenci pro počítačové programy. Ačkoli 17 U.S.C. § 204 vyžaduje, aby výlučné licence byly písemné, soud vydá implicitní licenci, pokud: (1) nabyvatel licence požaduje vytvoření díla; a (2) poskytovatel licence provede toto konkrétní dílo a doručí ho žádajícímu držiteli licence.^[3] Zde Gagnon připustil, že vytvořil programy speciálně pro AMS v reakci na žádost AMS a že AMS za tuto práci zaplatila. Soud také rozhodl, že Gagnon dodal programy, když je nainstaloval na počítače AMS a uložil zdrojový kód na místě v AMS, a že jeho úmysl dodat se projevil jeho chováním, včetně provedeného TSA, OVA, který předložil a jeho průběžnou technickou podporu AMS.^[1]

Vzhledem k tomu, že interakce společnosti Gagnon s AMS poskytla AMS neomezené, nevýhradní oprávnění uchovávat, používat a upravovat software, soud potvrdil, že nedošlo ani k porušení autorských práv, ani k zneužití obchodního tajemství. Soud rovněž potvrdil rozhodnutí okresního soudu, že dohody o nekonkurování jsou nevymahatelné, protože kvůli neomezené nevýlučné licenci nebylo nutné chránit Gagnonovo obchodní tajemství.^[1]

Soud dále potvrdil Gagnonovo popření ex parte Gagnon si myslel, že Gagnon nepotřebuje žádné další důkazy, aby se postavil proti souhrnnému rozsudku AMS.^[4]

Reference