Aerotel Ltd v.Telco Holdings Ltd - Aerotel Ltd v Telco Holdings Ltd

Aerotel v Telco a Macrossan's Application
Královský erb Spojeného království.svg
SoudOdvolací soud v Anglii a Walesu
Celý název případuAerotel Ltd (společnost založená podle zákonů Izraele) v. Telco Holdings Ltd, Telco Global Distribution Ltd, Telco Global Ltd; A ve věci: Zákon o patentech z roku 1977; A v otázce patentové přihlášky GB 0314464.9 jménem Neal William Macrossan
Rozhodnuto27. října 2006 (2006-10-27)
Citace[2006] EWCA občan 1371
Přepis (y)[2006 EWHC 997 (Pat)][2006 EWCA občan 1371]
Členství v soudu
Sedící soudciChadwick LJ, Jacob LJ, Neuberger LJ
Názory na případy
RozhodnutíJacob LJ
Klíčová slova
Počítačové programy, software a
patentové právo
Stupnice spravedlnosti 2. sv
Témata

Softwarový patent
Rozprava
Svobodný software
Seznam patentů

Smlouvy

Dohoda TRIPS
Smlouva o patentové spolupráci
Evropská patentová úmluva

Země

Kanada
Spojené království
Spojené státy

Judikatura

Evropský patentový úřad
Spojené království

související témata

Obchodní metody

Toto pole:

Aerotel v Telco a Macrossan's Application[1] je rozsudek Odvolací soud v Anglii a Walesu. Rozsudek byl vynesen dne 27. Října 2006 a týká se dvou různých opravných prostředků proti rozhodnutím Nejvyšší soud. První zahrnutý případ GB 2171877 [2] udělena společnosti Aerotel Ltd a jejich porušení žaloba proti společnosti Telco Holdings Ltd a dalším. Druhý dotčený případ GB aplikace 2388937  podal Neal Macrossan, ale odmítl jej Patentový úřad Spojeného království (nyní působí jako Britský úřad duševního vlastnictví ).

Úvaha v rozsudku tvoří základ pro současnou praxi Úřadu pro duševní vlastnictví Spojeného království při posuzování, zda patentové přihlášky jsou pro patentovatelný předmět.

Přístup uplatněný v rozsudku byl kritizován a Odvolací senát Evropského patentového úřadu (EPO) jako „neslučitelný s Evropská patentová úmluva ".[3]

Dějiny

Patent společnosti Aerotel

Postup při podávání žádosti

Zvi Kamil, an izraelský vynálezce, podal svou britskou patentovou přihlášku číslo 8600691 pro "telefonní systém" dne 13. ledna 1986 a prohlásil přednost ze dvou předchozích izraelských patentových přihlášek podaných dne 13. ledna 1985 a 10. listopadu 1985. Přihláška se týkala „zvláštního“ výměna telefonu. A volající má účet u vlastníka této burzy a vklady a kredit s ním. Volající má a kód. Pro uskutečnění hovoru volá číslo speciální výměny a zadá svůj kód a poté volaný číslo. Pokud je kód ověřen a je k dispozici dostatek kreditu, který je poskytnut: hovor bude ukončen, pokud dojde jeho kredit.

Aplikace byla zveřejněna jako GB aplikace 2171877  dne 3. září 1986 a patent byl udělen s účinností od 21. prosince 1988. Kamil svůj patent přiřadil společnosti Aerotel Limited dne 12. dubna 1999. Platnost patentu skončila dne 12. ledna 2006.[4]

Nejvyšší soud

Společnost Aerotel v únoru 2005 žalovala společnost Telco Holdings Limited za porušení patentu a společnost Telco podala protinávrh na zrušení patentu. Žaloba byla zahájena u okresního soudu pro patenty, avšak HHJ Fysh QC ji v listopadu 2005 postoupila vrchnímu soudu. V únoru 2006 podala společnost Telco na základě vzájemného návrhu žalobu o souhrnný rozsudek, přičemž žalobu založila na vyloučení patentovatelnosti. Tato přihláška uspěla před Lewisonem J, který nařídil zrušení patentu dne 3. května 2006.[5][6][7]Patent byl později obnoven na základě odvolání, ale poté znovu zrušen při následném slyšení HHJ Fysh QC dne 23. května 2008.[8]

Aplikace Macrossan

Postup při podávání žádosti

Macrossan GB aplikace 2388937  má prioritní datum prosinec 2000. Bylo to pro nový automatizovaná metoda získání dokumenty nezbytné začlenit A společnost. Jednalo se o uživatele, který seděl u počítače a komunikoval pomocí dálkového ovladače serveru, odpovídání na otázky. Položením otázek uživateli v několika fázích bylo z odpovědí uživatele shromážděno dostatek informací k vytvoření požadovaných dokumentů. Otázky kladené v druhé a následující fázi byly určeny z předchozích poskytnutých odpovědí a odpovědi uživatelů byly uloženy v a databáze struktura. Tento proces se opakoval, dokud uživatel neposkytl dostatek informací, aby bylo možné generovat dokumenty legálně vyžadované k vytvoření právnické osoby. Počet šablony dokumentů byly rovněž uloženy a zpracovatel dat byl nakonfigurován tak, aby sloučil alespoň jednu z těchto šablon s odpověďmi uživatele a vygeneroval požadované právní dokumenty. Dokumenty by poté mohly být uživateli zaslány v elektronická forma pro uživatele k vytištění a odeslání, zaslání poštou uživateli nebo odeslání příslušnému Registrační orgán jménem uživatele.

Britský patentový úřad zjistil, že Macrossanův proces byl nový a zahrnoval vynalézavý krok, nicméně žádost o patent zamítl, protože nárokovaný předmět nebyl patentovatelný předmět pod Britské patentové právo.[9]Britský patentový referent zjistil, že tvrzení týkající se a způsob podnikání a a počítačový program jako takový.

Macrossan požádala o přezkoumání nálezu patentového zkoušejícího prostřednictvím slyšení před úředníkem pro slyšení UKPO - konala[9] že přihláška se týkala počítačového programu jako takového, způsobu podnikání jako takového a způsobu provádění duševního úkonu jako takového, a byla tedy z každého z těchto tří důvodů vyloučena z patentovatelnosti.

Nejvyšší soud

Macrossan se poté odvolal k Vrchnímu soudu. Vrchní soud souhlasil s nálezem[10] že aplikace se týkala počítačového programu jako takového a způsobu provádění duševního aktu jako takového a byla patentovatelná pro každý z těchto dvou důvodů. Nejvyšší soud však konkrétně zrušil úředníka pro slyšení UKPO z jednoho ze tří důvodů vyloučení tím, že rozhodl[11] že se žádost netýkala způsobu podnikání jako takového.

Rozsudek

Rozsudek schválil nový čtyřstupňový test, který se použije při hodnocení, zda aplikace skutečně popisuje vynález. Čtyřstupňový test je následující:

  • Správně vyložit tvrzení;
  • Uveďte skutečný příspěvek;
  • Zeptejte se, zda příspěvek spadá výhradně do vyloučeného předmětu; a
  • Zkontrolujte, zda má příspěvek technickou povahu.

Druhý krok, a to identifikace příspěvku, byl označen jako nejproblematičtější, protože může být obtížné určit, o jaký příspěvek vlastně jde.

Aerotel v Telco

Bylo zjištěno, že patent společnosti Aerotel se týká a patentovatelné vynález v zásadě proto, že systém jako celek byl Nový samo o sobě, nejen proto, že má být použito pro prodej telefonních hovorů. I když tento systém bylo možné implementovat pomocí běžných počítačů, klíčem k němu byla nová fyzická kombinace hardwaru. Soudce měl pocit, že jde zjevně o víc než jen o způsob podnikání jako takového. Nároky na metodu byly vykládány jako související s použitím nového systému a byly také považovány za v zásadě související s patentovatelným vynálezem. Další otázky, zda je nárokovaný vynález nový a zahrnuje invenční krok, soudce nezohlednil přímo, ačkoli z toho vyplývá, že vynález byl přinejmenším nový.

Aplikace Macrossan

V souvislosti s přihláškou patentu společnosti Macrossan bylo rozhodnuto, že předmět byl nepatentovatelný z důvodu vyloučení počítačového programu a obchodních metod. Ve vztahu k vyloučení duševního aktu však odvolací soud neprovedl žádné konkrétní zjištění.[12]

Uvažování

V obou případech rozsudek podrobně nevysvětluje, jak byly identifikovány příspěvky poskytnuté nárokovanými vynálezy, a poskytuje malý návod, jak by bylo možné provést druhý krok testu v jiných případech.[13]Místo toho je čtenář zaměřen na zdlouhavé shrnutí minulé judikatury, které je zahrnuto jako dodatek k rozsudku, aby plně porozuměl úvahám soudců. Na základě tohoto shrnutí judikatury rozsudek odmítá představu uvedenou v předchozím rozsudku týkajícím se Aplikace Fujitsu že soudy Spojeného království by se měly řídit judikaturou EPO, protože soudci byli toho názoru, že judikatura EPO byla příliš nevyřešená.

Rozsudek stručně zmiňuje[14] the Dohoda TRIPS a skutečnost, že neexistence seznamu vyloučení z patentovatelnosti a požadavek, aby patenty byly k dispozici ve „všech technologických oblastech“, vytváří politický tlak na Evropu, aby odstranila nebo omezila kategorie jiných než vynálezů. Nicméně, Jacob předtím vládl[15][16] že dohoda TRIPS nemá přímý účinek na právo Spojeného království, a tudíž neovlivnila dotčený případ. Místo toho musí být případy týkající se vyloučení z patentovatelnosti rozhodnuty pouhým pokusem o pochopení jazyka EPC bez zaujatosti pro nebo proti vyloučení.[17]

Odvolání ke Sněmovně lordů

Neal Macrossan, který jako důvody uvedl zjevnou odchylku v uvažování mezi soudy Spojeného království a Evropským patentovým úřadem, podal odvolání proti zamítnutí jeho patentové přihlášky dům pánů.[18][19] V rámci patentová profese doufalo se, že rozhodnutí Sněmovny lordů vyjasní, do jaké míry je k dispozici patentová ochrana vynálezů realizovaných počítačem. Sněmovna lordů již řešila základní otázky, jako např novinka,[20] vynalézavý krok,[21] nárokovat stavbu a dostatečnost[22] v letech 2004 a 2005.

Sněmovna lordů odmítla projednat odvolání s odvoláním na důvod, že případ „nevyvolává diskutabilní právní otázku obecného významu pro veřejnost“.[23][24][25]

Někteří patentoví zástupci vyjádřili překvapení nad tímto rozhodnutím, protože i když by zásluhy Macrossanova případu mohly být diskutabilní, mělo se za to, že existují problémy se zákonem, které vyžadují řešení. Následkem toho je zklamáním z této promarněné příležitosti lépe zjistit, kde leží hranice mezi patentovatelným a nepatentovatelným softwarem. The Nadace pro bezplatnou informační infrastrukturu vyjádřili názor, že rozhodnutí Sněmovny lordů potvrzuje správnost odvolacího soudu.[26][27]

Souběžné řízení před Evropským patentovým úřadem

Evropská patentová přihláška, a to EP přihláška 1346304 , v patentová rodina patentové přihlášky GB 2388937 podané Macrossanem, čeká na vyřízení Evropský patentový úřad (EPO).

V pondělí 30. října 2006 (první pracovní den po vynesení rozsudku odvolacího soudu v pátek 27. října 2006) zahájilo oddělení pro průzkum EPO pověřené vytvořením zpráva o hledání pro evropskou patentovou přihlášku vydal prohlášení pod Pravidlo 45 EPC 1973 (Nyní Pravidlo 63 EPC ), že nebylo možné provést vyhledávání.[28] Prohlášení naznačuje, že zkoušející EPO je toho názoru, že aplikace Macrossanu neobsahuje nic technického přínosu, ale pouze běžné technické vlastnosti (tj. Počítač) pro implementaci obchodní metody. V důsledku toho nebylo žádné smysluplné hledání považováno za možné. Před vydáním zprávy o přezkoumání věcné správnosti byla žádost považována za staženou v říjnu 2009 poté, co Macrossan nezaplatil udržovací poplatek.[28]

Dopad na praxi ve Velké Británii

Hlavní článek: Softwarové patenty podle patentového práva Spojeného království

Na základě tohoto rozsudku vydal Patentový úřad Spojeného království (nyní Britský úřad duševního vlastnictví ) vydal praktickou poznámku[29] dne 2. listopadu 2006, kterým se oznamuje okamžitá změna ve způsobu, jakým zkoušející patentu budou posuzovat, zda se vynálezy týkají patentovatelného předmětu. Patentový úřad také připravil čtyři případové studie jako příklady toho, jak viděli uplatnění testu v praxi.[30]

Jednou změnou v praxi, která nastala, bylo to, že nároky na počítačový program byly zamítnuty na základě formy nároku, i když samotný proces prováděný počítačovým programem byl považován za patentovatelný. Tato nová praxe byla zpochybněna Astron Clinica Ltd. a další a Soud pro patenty ve Velké Británii[31] usoudil, že postup byl nesprávný.

Srovnání praxe EPO a Velké Británie

Rozsudek navrhuje položit několik otázek Zvětšený odvolací senát ve snaze vyřešit vnímané konflikty mezi různými rozhodnutími odvolacích senátů. V reakci na to Alain Pompidou, tehdejší prezident Evropský patentový úřad (EPO), napsal lordu Justice Jacobovi, že sice uvítá vyjasnění určitých otázek týkajících se vyloučeného předmětu, ale v současné době mezi příslušnými rozhodnutími odvolacího senátu nejsou dostatečné rozdíly, které by odůvodňovaly postoupení. Místo toho by bylo vhodné postoupení, pokud by přístup zvolený jedním odvolacím senátem vedl k udělení patentu, zatímco přístup zvolený jiným odvolacím senátem by ne.[32] Dne 22. října 2008, Pompidouův nástupce Alison Brimelow předložil řadu otázek rozšířené radě. Podle jejího názoru G 3/08 rozšířená rada žádost zamítla jako nepřípustnou.

Praxe EPO považovat netechnické předměty, jako je nová hudba nebo příběh, za součást předchozí umění byl v rozsudku kritizován jako ne intelektuálně upřímný.[33] Podobná kritika byla vznesena také během odvolání T 1284/04, v jehož odpovědi odvolací senát EPO uvedl, že:

the COMVIK Přístup nepovažuje netechnická omezení za příslušná k dosavadnímu stavu techniky, ale spíše za příslušnost k koncepční nebo motivační fázi, která obvykle předchází vynálezu, protože mohou vést k technickému problému, aniž by přispěly k jeho řešení. Takové aspekty nebyly nikdy brány v úvahu pro posouzení invenčního kroku, bez ohledu na to, zda byly nebo nebyly známy ze stavu techniky.[34]

Odvolací senáty EPO ve věci T 154/04 dále uvádějí, že přezkum, zda existuje vynález ve smyslu Čl.52 odst.1 až 3 EPC musí být přísně odděleno od ostatních tří požadavků na patentovatelnost uvedených v Čl. 52 odst. 1 EPC.

Toto rozlišení abstrahuje koncept „vynálezu“ jako obecného a absolutního požadavku patentovatelnosti od relativních kritérií novosti a invenčního kroku, které jsou v běžném populárním smyslu chápány jako atributy jakéhokoli vynálezu (...).[35]

Ve vztahu k „běžnému lidovému smyslu“, podle něhož se novost a invenční krok chápe jako atributy všech vynálezů, a ve vztahu k odpovídajícímu významu pojmu vynález usoudil, že:

„Přístup technického účinku“ schválený lordem spravedlností Jacobem v rozsudku Aerotel / Macrossan (...) se zdá být zakořeněný v tomto druhém běžném významu pojmu vynález, což je praxe, která by mohla být pochopitelná, „vzhledem k podobě starého zákona "(Lord Justice Mustill, loc.cit.[36]), ale který není v souladu s výkladem Evropské patentové úmluvy v dobré víře v souladu s článkem 31 Úmluvy Vídeňská úmluva o smluvním právu z roku 1969.[37]

Přístup „příspěvku“ nebo „technického účinku“, který byl použit v rozsudku Aerotel / Macrossan, byl odvolacími senáty EPO opuštěn před deseti lety a výbor v T 154/04 potvrdil, že existují „přesvědčivé důvody“ pro opuštění tohoto přístupu .[37]

Správní rada to dále zvážila

„Přístup technického účinku (s jezdcem)“ uplatňovaný v rozsudku Aerotel / Macrossan je neslučitelný s Evropskou patentovou úmluvou také z toho důvodu, že předpokládá, že „nová a vynalézavá čistě vyloučená hmota se nepočítá jako„ technický příspěvek “ "(Aerotel / Macrossan, např. Odstavec 26 (2)). Toto nemá v úmluvě žádný základ a je v rozporu s konvenčními kritérii patentovatelnosti (...) “[3]

Viz také

Reference

  1. ^ Aerotel Ltd v.Telco Holding Ltd a další a aplikace Neala Williama Macrossana [2006] EWCA občan 1371 (27. října 2006)
  2. ^ Poznámka: Tento odkaz vede k publikovanému patentu aplikace, nikoli udělený patent.
  3. ^ A b Rozhodnutí T 154/04 Archivováno 2007-09-29 na Wayback Machine ze dne 15. listopadu 2006, důvody 13, bude zveřejněno na Úřední věstník Evropského patentového úřadu.
  4. ^ The Dotaz na stav patentů služba UK IPO uvádí seznam památek GB2171877
  5. ^ „Aerotel Ltd v. Telco Holdings Ltd a další (2006) EWHC 997 (Pat)“ (Slovo). Praktická právnická společnost. Citováno 10. března 2007.
  6. ^ „Vrchní soud uděluje souhrnný rozsudek o neplatnosti“. Praktická právnická společnost. Citováno 10. března 2007.
  7. ^ Aerotel Ltd v.Telco Holding Ltd a další a aplikace Neala Williama Macrossana [2006] EWCA občan 1371 v odst. 1 (27. října 2006)
  8. ^ Aerotel Ltd v. Wavecrest Group Enterprises & others [2008] EWHC 1180 (patenty) (14 května 2008)
  9. ^ A b „Rozhodnutí patentového úřadu BL O / 078/05, přihláška Neala William Macrossana“ (PDF). Patentový úřad Spojeného království. Citováno 10. března 2007.
  10. ^ Aplikace Neala Williama Macrossana [2006] EWHC 705 (kanál) (3. dubna 2006)
  11. ^ „Rozhodnutí patentového úřadu BL O / 078/05, přihláška Neala William Macrossana“ (PDF). Patentový úřad Spojeného království. Citováno 10. března 2007., body 28–30
  12. ^ Aerotel Ltd v.Telco Holding Ltd a další a aplikace Neala Williama Macrossana [2006] EWCA občan 1371 v odst. 62 (27. října 2006)
  13. ^ „Postup při změně patentového úřadu Spojeného království při zkoumání obchodní metody a patentových přihlášek počítačového programu“. Boult Wade Tennant. Archivovány od originál dne 28. září 2007. Citováno 10. března 2007.
  14. ^ Aerotel Ltd v.Telco Holding Ltd a další a aplikace Neala Williama Macrossana [2006] EWCA občan 1371 v odst. 16 (27. října 2006)
  15. ^ Evropský patent společnosti Lenzing AG (Velká Británie) [1996] EWHC 390 (správce) v odst. 61 (20 prosince 1996)
  16. ^ „Rozhodnutí o patentovém úřadu BL O / 226/06, žádost společnosti Sony Electronics Inc“ (PDF). Patentový úřad Spojeného království. Citováno 10. března 2007. Odstavec 17
  17. ^ Aerotel Ltd v.Telco Holding Ltd a další a aplikace Neala Williama Macrossana [2006] EWCA občan 1371 v odst. 21 (27. října 2006)
  18. ^ Marks and Clerk Archivováno 2007-10-07 na Wayback Machine.
  19. ^ Patent Appeal, The Register 2006-11-10.
  20. ^ Mimo zákon
  21. ^ „MWE“. Archivovány od originál dne 15. 11. 2006. Citováno 2007-02-09.
  22. ^ „Boult Wade Tennant“. Archivovány od originál dne 28. 9. 2007. Citováno 2007-02-09.
  23. ^ „H of L Report“ (PDF). Archivovány od originál (PDF) dne 29. 8. 2007. Citováno 2007-03-05.
  24. ^ Macrossan odmítl Odvolání, IPKat.
  25. ^ Macrossan u Nejvyššího soudu „Registr 2007-02-08.
  26. ^ „Lords odmítá vyslechnout softwarové patentové odvolání - vnunet.com“. Archivovány od originál dne 30. 9. 2007. Citováno 2007-02-16.
  27. ^ „Marks & Clerk / UK / Advokáti / Zprávy“. Archivovány od originál dne 2007-10-20. Citováno 2007-02-16.
  28. ^ A b Záznam evropského patentového rejstříku pro EP1346304
  29. ^ „Patents Act 1977: Patentable matter matter“. Britský úřad duševního vlastnictví. Archivovány od originál dne 6. února 2007. Citováno 10. března 2007.
  30. ^ „Uplatnění testu Aerotel / Macrossan“. Britský úřad duševního vlastnictví. Archivovány od originál dne 16. května 2008. Citováno 10. března 2007.
  31. ^ Astron Clinica Ltd & Ors v.Hlavní kontrolor patentů, vzorů a ochranných známek [2008] EWHC 85 (patenty) (25. ledna 2008)
  32. ^ „Text dopisu předsedy EPO Jacobovi LJ, Re: Rozsudek odvolacího soudu [2006] EWCA Civ 1371“. Patentový úřad Spojeného království. Archivovány od originál dne 2007-03-20. Citováno 16. března 2007.
  33. ^ Aerotel Ltd v.Telco Holding Ltd a další a aplikace Neala Williama Macrossana [2006] EWCA občan 1371 v odst. 27 (27. října 2006)
  34. ^ Odvolací senáty Evropského patentového úřadu, Rozhodnutí T 1284/04 ze dne 7. března 2007, Důvody 3.1
  35. ^ Rozhodnutí T 154/04, důvody 10.
  36. ^ Tento výraz „vzhledem k podobě starého zákona“ odkazuje na úvahy v rozhodnutí Spojeného království týkající se patentu společnosti Genentech Inc. [1989] R.P.C. 147, strany 262 f.
  37. ^ A b Rozhodnutí T 154/04, důvody 12.

externí odkazy